Cuándo, cuánto y cómo cobrar regalías.

Por José Roberto Garza García y Nyx Citlalli Márquez Jaramillo

Preguntas como ¿cuándo es posible cobrar regalías?, ¿cuánto se debe cobrar?, ¿en porcentaje o una cantidad fija?, ¿cada cuánto se deben cobrar?, etc., son frecuentes cuando se está ante la posibilidad de cobrar regalías, o en caso contrario, cuando la obligación es de pagarlas.

De acuerdo con el Artículo 8º del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, se entiende por regalías la remuneración económica generada por el uso o explotación de las obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas, videogramas, libros o emisiones en cualquier forma o medio. Si bien es correcto, esta definición no habla de marcas, avisos comerciales, patentes ni de esquemas de trazado de circuitos integrales, que son figuras de propiedad industrial por las que también se puede cobrar regalías.

La Real Academia Española, define las regalías como una participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo¹. Esta definición nos acerca a la teoría de la propiedad que habla de tres facultades principales: uso (ius utendi), goce (ius fruendi) y disfrute (ius abutendi), que son objeto en los Contratos de Licencia de Uso, Contratos de Franquicia, Transferencia de tecnología, etc.

Dichas facultades de la teoría de la propiedad también están presentes en el Artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación que establece lo siguiente:

“Se consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, formulas, o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, u otro derecho o propiedad similar.

Para los efectos del párrafo anterior, el uso o goce temporal de derechos de autor sobre obras científicas incluye la de los programas o conjuntos de instrucciones para computadoras requeridos para los procesos operacionales de las mismas o para llevar a cabo tareas de aplicación, con independencia del medio por el que se transmitan.

También se consideran regalías, los pagos efectuados por el derecho a recibir para retransmitir imágenes visuales, sonidos o ambos, o bien los pagos efectuados por el derecho a permitir el acceso al público a dichas imágenes o sonidos, cuando en ambos casos se transmitan vía satélite, cable, fibra óptica u otros medios similares.”

Pero ¿cuándo es posible cobrar regalías?, existen tres condiciones para ello:

1.- Ser titular de cuando menos un derecho de propiedad intelectual vigente, ya sea de propiedad industrial (marcas, avisos comerciales, patentes, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, etc.), o de derechos de autor (textos literarios o científicos, dibujos, pinturas, historietas, música, obras audiovisuales, cinematográficas, derechos conexos tales como intérpretes, productores de fonogramas o videogramas, etc.).

2.- Conceder a otra persona (física o moral), bajo determinadas condiciones preferentemente plasmadas en un contrato que deberá ser firmado por ambas partes, el uso o goce temporal de ese activo intangible.

3.- El contrato mencionado en el numeral anterior, debe incluir una cláusula referente a la contraprestación o pago de regalías, que bien puede ser una cantidad fija o un porcentaje de las ventas o de la utilidad.

Esta tercera condición nos lleva a la pregunta ¿cuánto se debe cobrar? y su respuesta siempre estará en función del activo intangible y su valor, por lo que debería ser una obligación para los titulares realizar un peritaje para determinar el valor de su activo en el mercado y poder explotar su activo de la manera más óptima. De acuerdo con Kelvin King, la valoración es una amalgama del concepto económico de valor y el concepto jurídico de propiedad. La presencia de un activo está en función de su capacidad para generar beneficios y la tasa de actualización aplicada a dichos beneficios. La regla de oro de la valoración comercial es: el valor de algo no puede determinarse en abstracto; lo único que puede determinarse es el valor de algo en un lugar, en un momento, y en unas circunstancias particulares².

¿Se debe cobrar una cantidad fija o un porcentaje? Esto también depende en gran medida del activo y el uso que se le dará, ya que existen modelos de negocio en los que es posible alterar fácilmente la información contable o es complicado llevar una auditoría contable mes a mes y el licenciante o titular del activo intangible prefiere cobrar una cantidad fija previamente determinada que comúnmente resulta en un número promedio. Sin embargo, cada vez es mayor el número de licenciantes que implementan un software que puedan monitorear continuamente para asegurarse de que el porcentaje de regalías que recibirán como pago coincide con el número de productos o servicios vendidos.

La frecuencia con la que se deben cobrar regalías es a consideración del licenciante, ya que también está sujeta a la vigencia que se haya indicado en el contrato, siendo lo más conveniente mes a mes, no obstante, en el caso de las franquicias, el franquiciante cobra al momento de firmar el contrato una cuota inicial de franquicia que es determinada con base en la planeación estratégica del sistema de franquicias, el número de unidades que se pueden abrir en el mercado y la competencia directa e indirecta. Dicha cuota contempla el derecho a usar los signos distintivos, la transmisión de know-how y manuales operativos. Además de requerir el pago mensual de regalías.

Y finalmente, para determinar si el pago de regalías es un gasto o una inversión, lo más recomendable es generar una estrategia fiscal con un especialista para deducir los pagos de regalías de forma que beneficien las finanzas del negocio e incluso que la estrategia permita negociar la cantidad o forma de pago entre las partes.

El cobro de regalías es una de las facultades que tienen los titulares de activos intangibles, una razón de peso para no olvidar registrar creaciones derivadas de la actividad inventiva y manifestaciones artísticas, que sin importar su carácter, fin, merito o procedencia, promueven la innovación y la cultura.

Referencias

1. Real Academia Española (2014). Diccionario de la Lengua Española (23^a ed.) Consultado en http://dle.rae.es/?id=VguBR1J
2. King, K. (2003). El valor de la propiedad intelectual, los activos intangibles y la reputación. Consultado en: http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm